Twój Niniejsza porada została przygotowana celem odpowiedzi na pytanie jak skutecznie chronić dobra niematerialne wchodzące w skład nowoczesnego przedsiębiorstwa, takie jak: know-how, technologia, receptura czy innowacyjne pomysły – hi-tech, w świetle obowiązujących regulacji prawnych uwzględniając także tajemnicę przedsiębiorstwa.
I. Właściwe w analizie prawo
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. 2016 poz. 666) – dalej jako: pr. aut.,
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. 2013 poz. 1410) – dalej jako: pwp.,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503) – dalej jako: uznk.
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016, poz. 1666) – dalej jako: kp.
II. Dobra niematerialne
Punktem wyjścia dla sformułowania odpowiedzi na powyższe pytanie jest zwięzłe wytłumaczenie czym są innowacyjne dobra niematerialne i prawne, jak należy rozumieć ich przedmiot, jak również ustalenie zakresu obowiązywania różnych reżimów prawnych dla ich stosowania.
Dobra niematerialne i prawne to jedne z podstawowych obok rzeczy rodzajów dóbr stanowiących przedmiot praw majątkowych – czyli mienia. Pojęcie i znaczenie dóbr niematerialnych wzrastało wraz z postępem cywilizacyjnym i sukcesywnie było coraz ściślej związane zwłaszcza z regulacją dostępu i korzystania z informacji, ich zbiorów, w tym utworów mających wartość zarówno ekonomiczną jak i przemysłową czy artystyczną. Ostatnio ma to duże znaczenie, w związku z korzystaniem z zaawansowanych technologicznie (hi-tech) i technicznie produktów lub usług, co w istocie doprowadziło do utrwalenia form i zakresu przedmiotowego dóbr niematerialnych i prawnych.
Cechą wspólną regulacji dotyczących poszczególnych dóbr niematerialnych jest ukształtowanie praw podmiotów uprawnionych z tego tytułu jako cywilnych praw podmiotowych bezwzględnych chroniących interesy osobiste i majątkowe. Każdemu dobru niematerialnemu przyporządkować można podmiot lub – jak nie rzadko to się dzieje (współautorstwo) – podmioty, które są z tego tytułu wyłącznie uprawnione, co znajduje swój wyraz w przysługujących tym podmiotom prawach. Wynika też z tego, że do dóbr niematerialnych pozostających pod ochroną prawną można przyporządkować określony podmiot uprawniony do dysponowania tymże prawem. Co do zasady tak też jest z wartościami prawnymi.
III. Podmiot dóbr niematerialnych i prawnych
Podmiotem pr. aut. jak stanowi art. 8 ust. 1 jest co do zasady twórca utworu. Utworem zgodnie z art. 1 pr. aut. jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
Aspekt twórczej inwencji pracowników lub osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych, a często też usługodawców może obejmować wykorzystanie szczególnej wiedzy i doświadczenia w połączeniu z innowacyjnością, oryginalnością w zakresie pomysłu na produkt, jakim może być konkretny towar czy usługa, na technologię, organizację produkcji, receptury czy utwory, które w istocie mogą stać się przedmiotem praw wyłącznych własności przemysłowej. Chodzi tu na przykład o szczególny ergonomiczny kształt zapewniający funkcjonalność określonego przedmiotu użytkowego czy choćby znak towarowy – markę, który poprzez odpowiednie zestawienie nazwy z elementami graficznymi zapewnia lepsze plasowanie produktu na określonym rynku lub dotarcie do konkretnych grup konsumentów. Pierwotne nabycie praw do utworu jest wynikiem czynności faktycznej, tj. stworzenia (ustalenia) utworu, a następnie utrwalenia na dowolnym nośniku. Bez znaczenia jest motywacja stworzenia utworu.
W związku z powyższym „twórcę” w rozumieniu komentowanego przepisu należy rozumieć jako rzeczywistego autora utworu, ta uwaga jest uzasadniona uproszczonym posługiwaniu się przez ustawodawcę określeniem „twórca", również wobec innych osób lub podmiotów, które są jedynie wtórnie uprawnione do utworu. Wyjątki od zasady pierwotnego nabycia prawa autorskiego przez twórcę wymagają ustanowienia przepisem ustawowym[1].
1. Utwór pracowniczy
Zgodnie z treścią art. 12 pr. aut. pracodawca nabywa prawa majątkowe dopiero z chwilą przyjęcia utworu, co oznacza, że od chwili ustalenia utworu do jego dostarczenia pracodawcy autorskie prawa majątkowe pozostają przy twórcy-pracowniku. Jeżeli zaś twórca-pracownik nie dostarczy utworu pracowniczego pracodawcy, to ten może wystąpić przeciwko pracownikowi z roszczeniami z tytułu naruszenia obowiązków ze stosunku pracy. Dodatkowo pracodawca, w ciągu dwóch lat od przejęcia utworu, ma obowiązek jego rozpowszechnienia, jeżeli go nie dopełni, twórca-pracownik może wyznaczyć pracodawcy termin do rozpowszechnienia, a po jego bezskutecznym upływie przejmuje z powrotem autorskie prawa majątkowe razem z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono.
Co ważne podkreślenia pracodawca nabywa majątkowe prawa autorskie jedynie w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Oznacza to w praktyce, że pracodawca nie może eksploatować utworu poza sferą swego działania, np. utwór stworzony przez konstruktora dla celów produkcji w przedsiębiorstwie nie powinien być wykorzystywany bez jego zgody dla innych celów.
O ile osobiste prawa do utworu pozostają zawsze przy (rzeczywistym) twórcy, w odniesieniu do majątkowych praw autorskich przewidziano sytuacje wyjątkowe poza wyżej wskazanymi w przypadku utworów zbiorowych, o czym stanowi art. 11 pr. aut. oraz programów komputerowych stworzonych w ramach obowiązków pracowniczych zgodnie z art. 74 ust. 3, kiedy to podmiotem pierwotnie uprawnionym do utworu jest – odpowiednio – producent (wydawca) utworu zbiorowego lub pracodawca zatrudniający informatyka – tzw. utwór pracowniczy.
Poza wspomnianymi przypadkami pierwotnego nabycia inne podmioty mogą stać się podmiotem prawa autorskiego w zakresie majątkowych praw autorskich w sposób pochodny, a więc najczęściej na podstawie umowy lub wskutek dziedziczenia, o czym stanowi art. 41 ust. 1 pkt 1 pr. aut.
2. Autorskie prawa osobiste i majątkowe
Zgodnie z art. 16 pr. aut., autorskie prawa osobiste chronią w szczególności prawo do: autorstwa utworu; oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Od autorskich prawa majątkowych, odróżnia je to, że czas ich trwania jest niczym nieograniczony – są bezterminowe oraz w sposób trwały związany z twórcą; nie można się ich zrzec, ani zbyć.
Autorskie prawa majątkowe uregulowane są w art. 17 pr. aut. i następnych. Zgodnie z tymi przepisami twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Oznacza to, że twórca z wyjątkiem powyżej opisanych utworów pracowniczych ma pełen monopol w kwestii rozporządzania oraz do otrzymywania stosownego wynagrodzenia z tytułu korzystania. Należy dodać, że pola eksploatacji rozciągają się ponadto, na obszary, które w momencie ustalenia utworu są nieznane lub mało znane twórcy.
Autorskie prawa majątkowe mogą przejść zarówno w drodze dziedziczenia ale przede wszystkim w drodze przeniesienia umową zbycia lub licencji. Umowa o przeniesieniu praw autorskich polega na tym, iż przenoszący prawa autorskie wyzbywa się całkowicie władztwa nad danym utworem na rzecz nabywcy. Umowa licencyjna natomiast polega na zezwoleniu na korzystaniu z utworu – z dobra niematerialnego – w oznaczonym zakresie. Przykładem takiej umowy licencyjnej jest zakup oprogramowania komputerowego; zachodzi wówczas sytuacja, w której nabywając licencję, nabywa się prawo do użytkowania konkretnego oprogramowania – utworu, na określonych polach eksploatacji.
3. Własność przemysłowa
W polskim prawie hi-tech w zakresie produktów, a w szczególności różnego charakteru urządzeń, narzędzi występuje jako innowacyjność, która posiada aspekt techniczno-technologiczny. Zgodnie z pwp utworem objętym prawami wyłącznymi tego prawa może być wynalazek, wzór przemysłowy czy znak towarowy.
W przeciwieństwie do praw majątkowych autorskich udzielenie ochrony w zakresie pwp następuje w drodze decyzji właściwego organu, którym jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Oznacza to, że utwór, który może być przedmiotem objętym prawem wyłącznym będzie oceniany z momentem spełnienia przesłanek dla ochrony tylko wówczas gdy wystąpi się z odpowiednim podaniem. Tak więc w praktyce mogą występować utwory, które spełniają przesłanki dla udzielenia im ochrony, jednak wobec braku inicjatywy twórcy lub przedsiębiorcy, na którego zlecenie i rachunek powstał utwór nie doszło do udzielenia praw wyłącznych, takich jak: patentu na wynalazek, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy czy prawa ochronnego na znak towarowy. Takie utwory mogą jednak podlegać ochronie tak samo jak know-how na podstawie prawa autorskiego oraz przez objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa (patrz szerzej pkt 4).
W praktyce nawet udzielenie praw wyłącznych nie oznacza jeszcze, że ochrona ta będzie skuteczna, gdyż znaczna część naruszeń powstaje w „czarnej” lub „szarej strefie” gdzie po prostu pozyskując informacje o danej konstrukcji, technologii i funkcjonalności urządzenia, wykorzystuje się je do produktów i usług bez uzyskiwania stosownych licencji. Tym samym niezbędna jest więc realna ochrona u przedsiębiorcy istotnych informacji, które rozstrzygają o wykorzystaniu innowacyjności produktu.
4. Know – how , tajemnica przedsiębiorstwa
Know-how (z języka angielskiego: „wiesz jak”) to zgodnie z definicją przyjętą w świecie, nieunormowaną w polskim systemie prawnym: „wiedza i doświadczenie” o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, administracyjnym, finansowym, jak również wiedza z innego obszaru, która nadaje się do stosowania w pracy danego przedsiębiorstwa lub do wykonania innego zawodu[2]. Pojęciem tym określa się sumę zebranych przez jakiś czas (dni, miesiące, lata) doświadczeń, osiągnięć, spostrzeżeń, dorobku działającego na rynku przedsiębiorstwa, która nie może być chroniona za pomocą innych szczególnych instrumentów prawnych, takich jak: patent na wynalazek, prawo z rejestracji na wzór przemysłowy, prawo ochronne na znak towarowy czy z uwagi na fakt, iż ma wielość form, w jakich występuje i nierzadko trudny do uchwycenia charakter. Nie można jednak wykluczyć, że know-how jako takie posiada zdolność patentową, bycia przedmiotem praw wyłącznych do znaku towarowego czy wzoru przemysłowego, natomiast z uwagi na liczne zaniedbania ze strony przedsiębiorcy prawo wyłączne na takie rozwiązania nie zostanie udzielone.
Ustawodawca wprowadził jednak do polskiego systemu prawnego definicję „tajemnicy przedsiębiorstwa” przez którą rozumie się zgodnie z art. 11 ust. 4 uznk nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Wskazać należy tu, iż czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Przepis ten znajduje zastosowanie również do osoby, która świadczyła na rzecz przedsiębiorcy pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba, że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy przedsiębiorstwa – art. 11 ust. 2 uznk.
Co więcej, warto wspomnieć o instrumencie ochrony interesów przedsiębiorcy – pracodawcy, jakim jest zakaz umowy konkurencji uregulowany w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. 2018 poz. 917) – dalej jako: kp. Zgodnie z Kodeksem w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność – o czym stanowi art. 1011 § 1 kp. Przepis ten stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierając umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 § 1 kp.). Pamiętać jednak trzeba o obowiązku spoczywającym na przedsiębiorcy-pracodawcy na podstawie przepisu art. 1012 § 2 i 3 kp ,który stanowi, iż pracodawca zobowiązany jest zapłacić pracownikowi, który zaniechał konkurencji przez okres obowiązywania umowy o zakazie konkurencji odszkodowania w wysokości nie mniejszej niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy.
Przedsiębiorca wykonujący swoje zadania w przedsiębiorstwie codziennie buduje pozycję firmy poprzez wdrażanie licznych koncepcji, pomysłów, które z biegiem czasu uzyskują wartość rynkową. Podstawowym instrumentem prawnym służącym ochronie know-how w polskim porządku prawnym są przepisy uznk. Ustawa ta ma na celu zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy, które czasami w inny sposób nie mogą być chronione. Innymi słowy, pozwala na ochronę szeroko pojętego uczciwego obrotu gospodarczego stanowiąc, wraz z orzecznictwem sądów, wyznacznik standardów postępowania przedsiębiorców podejmujący rywalizację na rynku z innymi przedsiębiorcami.
Na podstawie tych przepisów podlegają sankcjom sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami czyny, które zagrażają interesowi lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta, o czym stanowi art. 3 ust. 1 uznk.
IV. Naruszenia autorskich praw majątkowych
Ochrona autorskich praw majątkowych jest ukształtowana na podstawie szczególnych przepisów określających podstawy roszczeń, których można dochodzić w sytuacji naruszenia prawa. Naruszenie autorskich praw majątkowych następuje wówczas, gdy dochodzi do wkroczenia w zakres cudzego prawa autorskiego. Korzystanie z elementów dzieła spełniających przesłankę twórczości jest naruszeniem monopolu eksploatacyjnego odnoszącego się do konkretnego utworu[3]. Ustalenie naruszenia nie jest zależne od wielkości, charakteru i poziomu artystycznego lub naukowego wykorzystywanego wkładu twórczego. Faktyczna eksploatacja cudzego utworu bez zezwolenia jest bezpośrednim naruszeniem prawa autorskiego. Bezpośrednią postacią naruszenia są wszystkie działania, które polegają na wkroczeniu w cudze prawa autorskie bez zezwolenia, choćby wkroczenie to było dokonywane bez zamiaru lub świadomości naruszenia.
Zakres ochrony autorskich praw majątkowych jest wyznaczany nie tylko przez art. 79 pr. aut, który dotyczy samych roszczeń, lecz także regulacjami materialnoprawnymi, które wyznaczają treść prawa wyłącznego i ograniczenia jego wykonywania. Regulacje te mają decydujące znaczenie dla ustalenia zakresu ochrony, ponieważ wyznaczają granicę zachowań dozwolonych i niedozwolonych. Przesłanki naruszenia prawa muszą być również odniesione do zdarzeń ustalonych jako okoliczności faktyczne w danej sprawie. W celu przedstawienia ochrony praw autorskich można zatem wykorzystać swoisty schemat analizy odwołujący się kolejno do koniecznych etapów, które są relewantne dla każdego naruszenia. Schemat taki składa się z trzech elementów, które obejmują: wyznaczenie chronionej treści prawa, ustalenie zdarzenia faktycznego, z którym związane jest naruszenie, oraz określenie roszczeń służących ochronie praw.
1. Legitymacja czynna i bierna
Osobą, która będąc legitymowaną czynnie może podnieść roszczenia w związku z naruszeniem autorskich praw majątkowych, jest twórca albo pierwotny podmiot autorskich praw majątkowych lub ich następca prawny. Legitymacja czynna przysługuje ponadto licencjobiorcy wyłącznemu na podstawie art. 67 ust. 4 pr. aut.
Osobą legitymowaną biernie jest każdy, kto dokonuje naruszenia autorskich praw majątkowych. Mogą być to osoby fizyczne albo prawne, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, a także czy wykorzystują cudzy utwór zawodowo lub zarobkowo. Relacje pomiędzy uprawnionym i naruszycielem mogą być związane z prowadzoną współpracą lub zatrudnieniem. Naruszyciel może też być w stosunku do uprawnionego poprzednikiem prawnym lub współtwórcą danego utworu[4].
2. Roszczenia w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych
Artykuł 79 pr. aut. zawiera katalog enumeratywnie wymienionych roszczeń w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych i zalicza się do nich oprócz roszczeń analogicznych do tych które służą ochronie osobistych prawa autorskich żądania:
- zaniechania naruszania;
- usunięcia skutków naruszenia;
- naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
- wydania uzyskanych korzyści;
- jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.
V. Rekomendacje
Jak z powyższego wynika należy rekomendować podejmowanie przez przedsiębiorcę wszelkich niezbędnych kroków, równolegle w kilku obszarach, dla ochrony jego know-how; do takich działań należą:
1. Prawidłowe udostępnianie know-how
Know-how powinno być udostępniane na podstawie pisemnej umowy. Dodatkowo przedmiot, know-how, które miałoby stać się przedmiotem umowy powinien zostać ujęty w formę dokumentu o charakterze, w zależności od przypadku na przykład receptury i sposobu jej zastosowania czy opisu procesów produkcyjnych, schematu struktury organizacyjnej z opisem funkcjonalnym i kompetencjami lub aktami wdrażania zarządzania procesowego. Dokument taki powinien stanowić integralną część przyszłej umowy licencyjnej know-how. Aktualnie częstym przykładem takiej umowy jest franchising – sposób współpracy podmiotów gospodarczych, z których jeden posiada kapitał (franchisingbiorca), drugi zaś dysponuje sprawdzonymi metodami działania (franchisingdawca). Inaczej mówiąc, określone przedsiębiorstwo udostępnia swoją wiedzę, technologię, znak towarowy i pomoc w zastosowaniach innemu przedsiębiorstwu, które otrzymując od franchisingdawcy „technologię produktu lub usługi ” zobowiązuje się do działania zgodnie z wynegocjowanymi i zapisanymi w umowie zasadami. Przedmiotem franchisingu może być zarówno procedura działalności usługowej jak i receptura i organizacja produkcji – know-how.
2. Ochrona informacji
Know-how zachowuje swoją wartość, jeżeli pozostaje nieujawnione do wiadomości przedsiębiorców konkurencyjnych, kluczowym zagadnieniem pozostaje w związku z tym zapewnienie, że wiedza co do treści know-how, które zostało przez przedsiębiorcę wypracowane nie wyjdzie poza krąg uprawnionych osób współpracujących z przedsiębiorcą, jak również osób, którym zostanie ono udostępnione w drodze umowy licencyjnej. Pracodawca powinien regulować wewnętrznie, iż know-how będzie objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i podjąć niezbędne działania mające na celu zachowanie tej tajemnicy – o czym stanowi art. 11 ust 4 uznk.
Dlatego też czynności te powinny objąć:
- stosowanie odpowiednich umów zapewniających ochronę prawną, jak również pozyskanie przez przedsiębiorcę praw majątkowych do eksploatacji na wszystkich polach od twórców (umowy o pracę z zakresami czynności, umowy o dzieło z nabyciem autorskich praw majątkowych);
- ochrona przez objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa dostępu do wiedzy pozwalającej korzystać z tych dóbr w sposób nieuprawniony. Oznacza to odpowiednie regulacje wewnętrzne (regulaminy, instrukcje) oraz decyzje.
- objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa określonych dokumentów (niezależnie od sposobu utrwalenia, nośnika i formy).
--
[1] Wyrok SA w Poznaniu z dnia 7 listopada 2007 r., I ACa 800/07, LEX nr 370747
[2] Rezolucja Association Internationale pour la Protection de la Propriete Industrielle/ Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej, Annuaire AIPPI 1974, t. I, s. 47.
[3] J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 175.
[4] orzeczenie SN z dnia 18 listopada 1960 r., I CR 234/60, OSNCK 1961, nr 4, poz. 124
