Jak wybrać nazwę przedsiębiorstwa?

W kazusie tym podajemy przykład zachowania przedsiębiorcy, który poprzez nadanie swojemu przedsiębiorstwu (w j. potocznym nazywanym „firmą", „zakładem" czy „działalnością") określonej nazwy, podobnej do już istniejącej na lokalnym rynku, naraził się na zarzut czynu nieuczciwej konkurencji, opisany w art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dalej u.z.n.k. (Dz.U.2020.1913 t.j.). Na przedmiotowym przykładzie radzimy jakich oznaczeń się wystrzegać, by nie narazić się na konsekwencje prawne, w tym przykładowo konieczność zaniechania stosowania danej nazwy (w tym tzw. logo), czy też w najgorszym przypadku konieczność naprawienia wyrządzonej szkody.

Czy można oznaczyć swoje przedsiębiorstwo nazwą zwyczajowo przyjętą w lokalnym środowisku bez względu na to, że inny przedsiębiorca już jej używa?

 

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego¹

Używanie na oznaczenie przedsiębiorstwa także nazwy zwyczajowej i ugruntowanej w świadomości lokalnej społeczności podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Okoliczności sporu:

Kajetan Zembrzycki od roku 2000 prowadził działalność gospodarczą w trzech punktach gastronomicznych, w tym w barze letnim przy ul. Wilanowskiej 23 w Sandomierzu. Do oznaczenia baru używał nazwy „Złoty Kąt”. Umieścił ją nie tylko na szyldzie baru, ale także na ulotkach, fakturach, w książce telefonicznej i w Internecie. Przyjął ją, ponieważ przed II Wojną Światową, w tym samym miejscu znajdował się sklep spożywczy o tej samej nazwie.

Od grudnia 2005 r. spółka „Gotex sp. z o.o. w Sandomierzu” otworzyła na tej samej ulicy, na której mieścił się punkt gastronomiczny Kajetana Zembrzyckiego, tj. na ul. Wilanowskiej, ale pod numerem 3, pub z produkowanym przez spółkę piwem. Do oznaczenia pubu spółka używała nazwy „Złoty Kąt Browar w Sandomierzu”. Nazwa ta widniała na szybach restauracji, na menu, na podkładkach pod piwo i na stronie inetrnetowej baru. Wspólnicy używali tej nazwy, ponieważ ich zdaniem była to nazwa historyczna, nawiązująca do miejsca, które w Sandomierzu powszechnie znane jest jako „Złoty Kąt” i w związku z tym, że należy do tzw. „domeny publicznej” powinna być ogólnie dostępna. Wspólnicy wskazali ponadto, że nazwą „Złoty Kąt” oznaczony był przystanek autobusowy u zbiegu ulic Wilanowskiej i Sandomierskiej. Wspólnicy żądali ochrony wynikającej z funkcji korygującej z art. 3 u.z.n.k. (o funkcjach tego art. w dalszej części kazusu).

Kajetan Zembrzycki wystąpił przeciwko wyżej wymienionej spółce z powództwem o zaniechanie używania przez nią nazwy „Złoty Kąt” dla prowadzonej działalności gastronomicznej przy ul. Wilanowskiej 3 w Sandomierzu oraz „usunięcie tej nazwy ze wszystkich przedmiotów nią oznaczonych oraz opublikowanie w lokalnej prasie określonej treści oświadczenia przepraszającego za dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji“. Sąd Okręgowy (jako sąd pierwszej instancji) uznał, że „oznaczenia” wykorzystywane przez strony nie były identyczne, ale ze względu na ich podobieństwo, bliskość położenia lokali oraz zbliżony rodzaj świadczonych w nich usług były mylące dla przeciętnego klienta i dostawców. Z ustaleń dowodowych nie wynikało ponadto by przedmiotowa „nazwa” używana jako „oznaczenie” była nazwą geograficzną bądź historyczną. Sąd Okręgowy w konsekwencji stwierdził, że pozwana spółka swoim zachowaniem wprowadziła klientów w błąd, dopuszczając się tym samym czynu nieuczciwej konkurencji, określonego w art. 5 u.z.n.k. W wyniku apelacji Sąd Apelacyjny zmienił powyższy wyrok i oddalił powództwo, gdyż w jego ocenie Kajetan Zembrzycki żądał ochrony „nazwy” prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, nie zaś ochrony „oznaczenia” swojego przedsiębiorstwa. Od wyroku wniesiono skargę kasacyjną. Jaki był ostateczny wynik postępowania?

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j.)

Z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. wynika, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że przepis ten spełnia trzy funkcje:

- definicyjną – wyraża ogólną definicję dla czynów nieuczciwej konkurencji, opisanych w art. od 5 do 17 u.z.n.k.;

- uzupełniającą – uzupełnia powyższy katalog czynów nieuczciwej konkurencji, co oznacza, że te zachowania, które nie podpadają pod hipotezy wyliczonych przepisów mogą i tak być zakwalifikowane jako czyny nieuczciwej konkurencji;

- korygującą - polega na tym, że w sytuacji, w której zachowanie podpada pod hipotezę któregoś z przepisów z powyższego katalogu, ale nie jest to zachowanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, to nie jest czynem nieuczciwej konkurencji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2006 r., sygn. akt I CSK 85/06).

Co do zasady, art. 5 u.z.n.k. stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

Istotne z punktu widzenia tego kazusu jest rozumienie terminu „oznaczenie” przedsiębiorstwa. W orzecznictwie przyjmuje się dwa odmienne poglądy, z jednej strony postulujący, że chodzi wyłącznie o przedsiębiorstwo w sensie przedmiotowym (określone składniki majątku), czy też funkcjonalnym, z drugiej także o przedsiębiorstwo w sensie podmiotowym, tj. oznaczanie przedsiębiorcy „firmą”, którą ujawnia się we właściwym rejestrze.

W kontekście analizy kazusu, na szczególne podkreślenie zasługują przyjęte przez Sąd Najwyższy zasady(w uzasadnieniu do orzeczenia przytoczonego powyżej):

- przy uznaniu, że czyn wypełnia hipotezę np. art. 5 u.z.n.k., sięganie do art. 3 nie jest potrzebne, chyba że zachodzi przypadek kumulatywnego stosowania przepisów albo występuje potrzeba oceny jego stosowania w ramach funkcji korygującej;

- art. 5 u.z.n.k. udziela ochrony przedsiębiorcy, który jako pierwszy na danym rynku rozpoczął używanie określonej nazwy lub symbolu dla zindywidualizowania swojego przedsiębiorstwa, przy czym to oznaczenie nie musi być tożsame z firmą, pod jaką przedsiębiorca występuje w obrocie;

- ochrona przysługująca na skutek pierwszeństwa używania przedwojennemu przedsiębiorcy wygasła w skutek jej nieużywania; Kajetan Zembrzycki jest pierwszym przedsiębiorcą, który „reaktywował” ją po wojnie na oznaczenie swojego przedsiębiorstwa;

- powszechne funkcjonowanie „nazwy”, czy tu oznaczenia „działalności”/„zakładu” w świadomości mieszkańców nie przesądza, że każdy przedsiębiorca może jej używać na oznaczenie swego przedsiębiorstwa;

- trzeba zwrócić uwagę, że w świadomości klientów funkcjonuje przede wszystkim oznaczenie słowne, przy czym często jest to nazwa skrótowa (klienci spotykają się w "Złotym Kącie", a nie w "Złotym Kącie - Browar w Sandomierzu"), w takiej zaś sytuacji łatwo o konfuzję;

- fantazyjne i charakterystyczne zwyczajowo lub regionalnie oznaczenie „działalności” prowadzonej przez spółkę nie powoduje braku możliwości wprowadzenia klientów w błąd.

Mając na uwadze wyżej opisane tezy i przywołane przepisy Sąd Najwyższy stwierdził, że oznaczenie przedsiębiorstwa pozwanej spółki nazwą „Złoty Kąt Browar w Sandomierzu” było czynem niedozwolonej konkurencji, pomimo że nazwa ta nie była identyczna z nazwą innego przedsiębiorcy.

Na koniec radzimy zajrzeć do art. 18 u.z.n.k., który wskazuje, czego przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony w związku z czynem nieuczciwej konkurencji może żądać od innego przedsiębiorcy.